Obtenir une licence, c'est se voir accorder la permission d'une société (donneur de licence) de fabriquer et de vendre un ou plusieurs de ses produits sur un marché précis. La société qui obtient ce droit (détenteur de licence) convient le plus souvent de verser une redevance au propriétaire.
Pourquoi une société chercherait-elle des produits à fabriquer sous licence?
Avec l'évolution rapide de la technologie qui caractérise le monde d'aujourd'hui, les nouvelles technologies sont la clé de la croissance économique. De nombreux produits ont maintenant des cycles de vie très courts et sont vite remplacés par de nouvelles technologies. Si une société veut survivre, elle doit continuellement remplacer les produits en déclin de son catalogue par de nouveaux.
Il se peut également qu'une société veuille croître et se diversifier en élargissant sa gamme de produits pour utiliser sa capacité excédentaire de fabrication ou de commercialisation, pour atténuer les variations saisonnières ou simplement pour améliorer sa rentabilité avec un produit qui a fait ses preuves. Les sociétés n'ont pas toujours les compétences internes, le temps ni l'argent voulus pour mettre au point elles-mêmes de nouveaux produits et elles peuvent alors être tentées d'obtenir le droit de fabriquer et de commercialiser rapidement un produit qui a fait ses preuves dans le cadre d'une licence.
Quels sont les avantages des licences?
- Vous accédez à l'expérience et au savoir-faire de la société qui a mis au point le produit. Celle-ci peut être beaucoup plus grande que la vôtre, et avoir des capacités de développement que vous ne pouvez pas vous offrir.
- Ce nouveau produit peut vous offrir la possibilité de pénétrer un nouveau marché, en profitant de l'expérience acquise sur d'autres marchés.
- Les licences vous permettent de faire concurrence plus facilement si vous êtes une petite entreprise disposant de ressources limitées.
- Vous réduisez au minimum vos coûts et vos risques :
- l'acquisition d'une licence coûte moins cher que l'achat d'une entreprise au complet;
- vous n'avez pas à assumer la recherche et le développement qui coûtent cher et prennent beaucoup de temps;
- vous n'avez pas à assumer d'avance les frais de lancement; vous aurez à verser des redevances calculées d'après le chiffre des ventes; et
- vous ne supporterez pas de pertes importantes si le produit ne donne pas les résultats escomptés sur votre marché.
Quels sont les inconvénients des licences?
- Les accords de licence couvrent en général de longues périodes et peuvent prévoir le versement d'une redevance annuelle d'un montant minimal.
- Une nouvelle technologie peut faire que le produit couvert par la licence devienne périmé.
- L'accord de licence peut contraindre le détenteur de licence à accepter des restrictions à ses activités de commercialisation.
- Le détenteur de la licence peut perdre sa capacité à mettre au point sa propre technologie.
Que couvre un contrat de licence classique?
- L'accord peut porter sur (1) les brevets, (2) les droits d'auteur, (3) les marques de commerce, (4) les conceptions industrielles, (5) les secrets commerciaux (savoir-faire, technologie, expérience, etc.).
- Attribution de droits - définit ce que le donneur de licence transfère au détenteur de licence.
- Obligation du donneur de licence - précise l'aide, le soutien, la formation et la coopération qu'il apportera dans le cadre du transfert.
- Obligation du détenteur de licence - fixe les exigences dans le domaine financier, précise les garanties données par le détenteur de licence, la protection du secret, les coûts, etc.
- Frais de licence - frais versés au donneur de licence à la signature de l'entente.
- Redevance - part des recettes versées au donneur de licence en échange des droits. Il peut s'agir d'un montant forfaitaire, d'un pourcentage des recettes, ou d'un montant par unité vendue, etc. Le plus souvent, une redevance minimale est exigée.
- Période de validité - durée de l'accord.
- Territoire et exclusivité - définit la zone de fabrication et de commercialisation couverte par la licence.
- Cessation - décrit dans quelles conditions le donneur et le détenteur de licence ont le droit de mettre fin à l'entente.
- Garanties - en règle générale, le donneur de licence ne garantira pas les résultats de l'utilisation des droits. Le détenteur de licence peut être tenu de fournir des garanties, une assurance responsabilités civiles, etc.
Comment une société cherche-t-elle et trouve-t-elle des produits pour lesquels il est possible d'obtenir une licence?
Étapes à suivre :
Préparer un profil de votre société
- nom et titre de la personne-ressource;
- motif (p. ex., diversification, compléter la gamme actuelle de produits, efficacité);
- installations de fabrication/commercialisation;
- produits et services actuels;
- marchés actuellement desservis;
- volume des ventes;
- description des besoins de recherche, c.-à-d., produits/procédés, etc.;
- marchés visés pour la licence recherchée, en précisant s'il s'agit de marchés différents des marchés normalement desservis; et
- exclusivité, protection souhaitée.
Où chercher?
On peut utiliser un grand nombre de sources pour chercher des produits et des procédés, etc. disponibles dans le cadre d'une licence. On peut citer :
- les spécialistes en licence qui ont des clients qui offrent des possibilités;
- les expositions internationales consacrées aux licences;
- les publications par abonnement qui présentent des possibilités d'octroi de licence;
- les consulats canadiens dans les pays étrangers;
- les services commerciaux des provinces dans les pays étrangers;
- les organismes fédéraux, provinciaux et des États dans les pays étrangers;
- les annuaires commerciaux de fabricants implantés dans des pays étrangers;
- les chambres de commerce de pays étrangers;
- les banques ayant des succursales à l'étranger;
- les universités disposant d'installations de recherche;
- les sociétés de recherche et de développement;
- les associations commerciales;
- les publications spécialisées; et
- le remplacement des importations.
Le fait de remettre un profil de votre société, et des besoins qu'elle cherche à combler, à des organismes appartenant aux catégories ci-dessus vous permettra de recevoir des noms et des adresses de donneurs éventuels de licence. Quand vous prendrez contact directement avec eux, faites-leur parvenir le profil de votre société et assurez-vous qu'ils sont bien prêts à accorder une licence.
Vous auriez également avantage à leur demander s'ils ont déjà accordé des licences à d'autres sociétés et, si oui, de vous indiquer leurs noms, leurs adresses, etc. et de vous autoriser à prendre contact avec ces entr
eprises.
Déterminez la faisabilité des possibilités que vous avez trouvées
- Le donneur de licence devrait fournir au détenteur éventuel de licence suffisamment de renseignements pour lui permettre de déterminer la faisabilité de son projet dans la zone envisagée.
- Le donneur de licence devrait remettre une brochure sur le produit, la nomenclature des matériaux et des produits et les spécifications, la main-d'œuvre et le temps nécessaire à la fabrication, la durée de commercialisation et la croissance des ventes, les noms des autres détenteurs de licence (en précisant où ils sont situés et en accordant le droit de prendre contact avec eux), les avantages par rapport à la concurrence, une évaluation du marché total, les garanties, la commercialisation, la formation fournie, les conditions financières, etc.
- Le détenteur éventuel de licence réalise alors une étude de faisabilité dans son domaine et sur le marché qui l'intéresse.
- Le donneur de licence peut exiger du détenteur éventuel de licence qu'il signe un accord de non-divulgation avant de lui remettre toute l'information. Si les négociations sont longues, le donneur de licence peut demander une lettre d'intention et un versement partiel pour protéger le droit à la négociation pendant une certaine période, en attendant que le détenteur éventuel de licence finisse son étude de faisabilité.
La négociation d'un contrat de licence
- En règle générale, le donneur de licence proposera au détenteur éventuel de licence un accord de licence quand il sera convaincu que celui-ci envisage sérieusement la possibilité d'en faire l'acquisition. Les conditions de ce contrat sont négociables. À partir des renseignements obtenus au moyen de votre étude de faisabilité et en tenant compte des exigences financières du contrat de concession de licence, vous devriez être convaincu que cette possibilité vous assurera un profit et une rentabilité acceptables. Il faut étudier soigneusement les dispositions sur les redevances annuelles minimales afin de vous assurer que vous pourrez les respecter.
- Les conditions de licence accordées par un inventeur, s'il s'agit de la première fois qu'il accorde une licence, devraient être très raisonnables étant donné qu'il doit chercher la crédibilité que le premier détenteur de licence lui permettra d'obtenir.
Comment procéder si vous ou votre société souhaitez concéder une licence à quelqu'un d'autre?
Vous êtes l'auteur d'une invention qui a reçu une évaluation favorable et vous l'avez brevetée. Votre société ne dispose pas des capitaux ou des compétences nécessaires pour fabriquer et commercialiser ce produit sur le marché international. Dans ces deux cas, l'inventeur et la société pourront préférer concéder une licence de leur technologie plutôt que d'essayer de fabriquer et de commercialiser eux-mêmes le produit. De la même façon, la délivrance d'une licence pourra se révéler la seule façon pratique pour une société de tirer le potentiel des produits qu'elle a.
Le fait d'attribuer des licences à des sociétés implantées dans d'autres régions du Canada, ou dans d'autres pays, accroît vos possibilités tout en réduisant au minimum vos risques en ayant recours à des entreprises qui ont déjà les capacités de fabrication nécessaires et les niveaux de commercialisation voulus.
Une licence peut être accordée à une seule société mais, si cela ne s'avère pas possible, vous pouvez également envisager une approche multiple en scindant les droits de fabrication entre diverses entreprises qui réaliseront chacune un élément et en faisant assembler le produit final par une autre société, et même éventuellement en le faisant distribuer par une autre encore. C'est aussi une façon de réduire le risque si l'ampleur du projet semble trop importante pour qu'il puisse être mené à bien par un seul détenteur de licence.
La délivrance d'une licence pour un produit, un procédé, une technologie, etc., se fera pour l'essentiel de la même façon qu'une recherche de licence. Vous devrez préparer une présentation officielle afin d'expliquer les caractéristiques fonctionnelles et les possibilités de commercialisation du concept. Cette présentation comportera les éléments suivants :
- une lettre de présentation;
- des illustrations du produit;
- une description du produit;
- des renseignements sur la fabrication;
- les variations éventuelles du produit;
- les avantages du produit;
- les résultats des études de marché;
- les objectifs de votre projet; et
- la décomposition du prix.
Vous ferez parvenir votre présentation aux mêmes sources que celles énumérées précédemment (voir la rubrique précédente, Où chercher?), en leur demandant de vous faire parvenir les noms et les adresses de détenteurs éventuels de licence.
On attendra de vous, comme donneur de licence, que vous remettiez un accord juridique qui garantira que chaque partie connaît parfaitement ses droits et ses responsabilités, ce qui va au-delà de la simple détermination des redevances. À cette étape, il faut le plus souvent prendre conseils auprès de juristes compétents pour la négociation d'éléments comme :
- les droits exclusifs à l'invention;
- les territoires consentis;
- la nature exacte de l'objet de la licence (transfert de technologie, spécifications techniques, utilisation de marques de commerce);
- la responsabilité des coûts des brevets dans les territoires couverts par la licence;
- l'application de la licence aux améliorations apportées à l'avenir au produit;
- les mesures prévues si le détenteur de licence s'acquitte en retard de ses obligations financières;
- l'autorisation de transfert des droits de n'importe quelle partie à un tiers;
- les responsabilités en cas de blessures causées par le produit; et
- les dispositions sur la cessation du contrat.
Il est difficile de fixer un taux de redevance acceptable pour un produit donné car il n'y a pas de règle générale pouvant s'appliquer à tous les cas. Si des taux se situant dans une fourchette de 3 % à 8 % des ventes nettes sont courants, chaque contrat de licence est unique et la seule chose qui compte dans ce domaine est l'accord conclu entre le donneur et le détenteur de licence à la suite de négociations.
Ce taux peut varier en fonction de plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer :
- le fait que le produit soit ou non déjà protégé par un brevet;
- qu'il soit prêt à être commercialiser; et
- que le donneur de licence puisse faire état de produits qui ont déjà connu la réussite.
Si vous avez l'intention de proposer une de vos inventions à de grandes sociétés, sachez que la plupart d'entre elles ont des politiques très précises sur la façon de réagir à des propositions non sollicitées. En général, elles commenceront par vous indiquer le contenu de leurs politiques en la matière.
Préparé par le gouvernement de la Saskatchewan
Traduit par le Bureau national, Entreprises Canada